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【专利案例解读】29-说明书中的例示性描述不能作为权利要求范围的限制

点击次数： 791   发布时间：2021-08-13

作者：房平木律师、专利代理师

导读：能否结合发明目的，将在实施例中描述的技术特征，列为权利要求的必要技术特征之一？最高人民法院的2011民提字第64号 民事判决书给出了重要的裁判意见。

案件启示:

1、能否结合发明目的，将在实施例中描述的技术特征，列为权利要求的必要技术特征以限制专利权的保护范围？答案是不能。因为专利权的保护范围以权利要求为准，这是众所周知的规则。

2、上述规则在专利侵权判定的实际案件中，并不如它表面显示的那么界限分明。否则作为省高级人民法院的判决，怎么就在这个问题上翻车了呢？

3、在专利侵权判定中，应当严谨细致地理解和区分每个技术特征的真正含义，否则很容易引入权利要求原本并不包含的技术特征。

一、基本案情

1、徐永伟以华拓公司侵犯其“太阳能手电筒”发明专利权为由提起诉讼。专利号为ZL200510023199.0.

2、华拓公司提出，涉案专利的发明目的之一就是通过可脱卸式的安装结构，以方便拆换太阳能电池板。为了实现该目的，必须建立在手电筒筒体本身可以拆开的基础上。专利说明书的背景说明书和实施例描述了筒体后端可以打开后端盖的特征。被诉侵权产品并不具备该特征，原因是被诉产品中筒体后端盖非经过破坏性方式无法打开，因此被诉侵权产品的太阳能电池板和透明罩盖事实上无法脱卸，太阳能电池板与透明罩盖作为整体也无法与筒体脱卸。因此被诉产品未落入专利保护范围。

3、一审法院认为华拓公司的说法不成立，原因是手电筒筒体尾端是否能打开，并非权利要求记载的必要技术特征，不能以此确定被诉侵权产品是否具有可脱卸部件和可脱卸连接结构的技术特征。被诉产品落全面覆盖了权利要求中的技术特征，落入涉案专利保护范围，构成侵权。

4、华拓公司不服一审判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。

5、二审法院认为，被诉产品的手电筒筒体后端盖经过高压冲压后固定在手电筒的筒体上，无法通过人力正常打开。因此，被诉侵权产品的筒体后端盖并不具备涉案专利的“可脱卸的连接结构”这一必要技术特征，从而也使其太阳能电池板与透明罩盖之间无法进行脱卸和更换，也不具备涉案专利的“太阳能电池板与在外面的、保护太阳能电池板的、透明的罩盖组成可脱卸的部件”这一必要技术特征，故并未落入涉案专利的保护范围。判定不构成侵权，并撤销一审判决。

6、徐永伟不服原二审判决，申请再审称：

1）、电筒“后端盖”不是专利权利要求1记载的技术特征，后端盖是否可以人力打开，是基于不同客户的需求而制作。即使后端盖无法人力打开，通过台钳、人力冲床等专业工具也可以打开和压上。原二审判决以后端盖不能人力打开为由认定被诉侵权产品未落入专利权的保护范围，错误地限制了专利权的保护范围。

2）、专利技术特征中的“可脱卸”是指，电池板与罩盖之间可脱卸，电池板、罩盖与筒体之间可脱卸。后端盖是否可打开与上述“可脱卸”无关。

3）、被诉侵权产品已全面覆盖了专利权全部技术特征，应依法认定构成对涉案专利权的侵犯。

7、华拓公司辩称，根据说明书实施例的记载，涉案专利的发明目的是方便电池板的更换，在更换时，要拧开电筒后端盖。因此，后端盖不能打开，就无法实现电池板的可脱卸，二审判决不构成侵权，并无不当。此外，即使可以通过专业工具打开后端盖，但是电筒的普通消费者不可能有该专业工具。

二、最高人民法院裁判要点：

1、本案的争议焦点是：被诉侵权产品的后端盖不能通过人力打开是否意味着其不具有专利权利要求中的“可脱卸”特征。

2、不能以“后端盖”限制本案专利权的保护范围。对于电筒“后端盖”，专利权利要求书并未记载，仅是说明书的实施例部分及附图部分有所提及。因此不能将“后端盖”作为界定本案专利权保护范围的依据之一。

3、“后端盖”不属于本案专利所述的“可脱卸”部件或连接结构。根据涉案专利说明书的描述，专利权利要求1中的“可脱卸”是指，电池板与罩盖之间的可脱卸，罩盖、电池板与筒体之间的可脱卸，而后端盖的开合是指，后端盖与筒体之间的可脱卸。显然，后端盖的开合与权利要求书、说明书所述的两个“可脱卸”均非同一涵义。另，根据专利审查档案，后端盖不属于本案专利所述“可脱卸连接结构”的组成构件。因此，专利权利要求中“可脱卸”部件或者连接机构等技术特征不受后端盖是否开合的限制。

4、假使考虑“后端盖”对于专利所述“可脱卸”的影响，根据专利说明书中的描述，“后端盖”的开合并非仅指通过人力实现。被诉侵权产品的后端盖不能通过人力打开，并不意味着其不具有专利权利要求中的“可脱卸”特征。

5、华拓公司在再审中也认可，被诉侵权产品的太阳能电池板与罩盖在安装之前不是直接做成一体，与筒体也不是直接做成一体，而是作为分离的部件安装到筒体上。因此，被诉侵权产品具备了专利权利要求1的全部技术特征，落入专利权的保护范围。

6、撤销二审判决，维持一审判决。

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供稿者：房平木律师，专利代理师

注：本案例被选入《最高人民法院知识产权审判案例指导》第 4 辑。