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【专利案例解读】现有技术抗辩中的“使用公开”的举证责任问题
点击次数: 259   发布时间:2022-06-10
原创作者:房平木律师 未经允许不许转载。转载须载明作者及出处。
导读:
在专利侵权案件中,现有技术抗辩是常见的抗辩理由。其中,“使用公开”抗辩中的举证责任是不容易把握的问题。从相关产品的使用公开,到发生专利侵权诉讼,通常已经经过了相当长的一段时间。证明现有技术的举证责任何时在被告?反驳的举证责任何时转移到原告?证据需要要达到何种程度才会使法官支持己方的主张?本文通过总结归纳已经发生过的专利侵权判例,尝试寻找上述问题的答案,以期对实务案件的处理有所助益。
本文包括三部分:
一、“使用公开”抗辩成功的案例;
二、“使用公开”抗辩失败的案例;
三、结论;
一、“使用公开”抗辩成功的案例(包含14个典型案例)
1、在(2018)苏民再167号再审案件中,江苏省高级认定拓冠公司的现有技术抗辩成立,拓冠公司依据的主要事实是两份公证书,证明在涉案专利申请日的2009年9月9日之前,洛阳正骨医院、济宁医学院附属医院处存有朗宝公司生产的L-6130ES型蜡疗仪。其一,第104号公证书公证保全的洛阳正骨医院所购产品内部结构的照片,还保全了该产品的《合格证》及《医疗设备安装(维修)验收单》,其记载的出厂日期、验收时间均早于涉案专利申请日。其次,原告在再审中提供的洛阳正骨医院的招标投文件及朗宝公司与麦迪康公司签订的销售合同、银行转账凭证等证据也均反映该产品的销售时间早于涉案专利申请日。再次,第26号公证书保全的蜡疗仪的型号与第104号公证书一致,购销合同显示的签订时间为2009年8月17日,合格证记载的出厂日期为2009年5月12日,固定资产验收单显示该设备在2009年4月前试用,8月定标,也均在涉案专利申请日之前。上述证据足以证明朗宝公司在涉案专利申请日之前已经公开销售了含有涉案专利技术方案的产品,构成现有技术抗辩中的“使用公开”抗辩。
2、(2016)鲁民终1384号二审案件中,最高院认定被告主张现有技术抗辩成立。被告通过提交公证书的形式证明公证拍摄封存的玉米收获机与原告公证保全的玉米收获机是相同的产品,该公证书公证拍摄的玉米收获机的生产标牌照片显示的产品名称为自走式玉米收获机,品牌为帝呈现白龙,型号为4YZP-2,出厂日期为2014年3月,出厂编号为BL1403007,山东省高院认定构成使用公开,被告主张的现有技术抗辩成立。
3、在(2019)皖民终664号案件中,安徽省高院认定艺超公司主张“使用公开”抗辩成立。在该案件中,艺超公司主张第三人处存放的ZDZMJ-IV型自动装毛机,出厂日期在专利申请日之前,包括涉案专利全部技术特征,构成使用公开。原告认可该型号产品系原告生产销售,但主张该产品的状态与出厂时的状态存在区别, 2017年(即专利申请日之后)在该设备中加入了升降板技术特征,但未提供证据予以证明。安徽高院不认可原告的主张。原因是原告虽主张该产品经过升级换代,但是既不能说明对那些部件进行了升级,也没有提交该设备的升级记录,也没有举证老的产品型号ZDZMJ-Ⅱ不具备升降板技术特征,另外,原告陈述2017年的升级未收取任何费用,系免费售后服务不符合常理。且原告关于产品升级换代的陈述与一审法院现场勘验情况不符。第三方负责人胡某、技术负责人汪某的证言均表明原告公司的升级仅针对易损零部件的更换,不涉及升降板;故安徽省高院最终认定艺超公司的“使用公开”抗辩成立。
4、在(2016)陕民终622号二审判决中,陕西省高院认定被告主张的“使用公开”抗辩成立。根据被上诉人提交的《压力容器全面检验报告》、伏保钢的证人证言、加拿大Xebec公司产品说明书、加拿大Xebec公司制造的产品上的铭牌以及一审法院对伏保钢的调查笔录等证据能够证明柳泉母站天然气干燥设备的鼓风装置2006年8月26日已经在国内公开使用,该时间在上诉人涉案专利申请日之前。依据上述事实及法律规定,一审法院认定被上诉人实施的技术属于现有技术,处理正确。专利权人主张该装置的内部结构公众无法得知,故柳泉产品不构成现有技术,法院不予认可。
5、在(2020)最高法知民终1365号二审案中,最高院认定被恒源公司主张的“使用公开”抗辩成立。恒源公司提交了两组证据。第一组证据用于证明在专利申请日前涉案产品公开展出。该组证据包括:1、恒源公司的两名员工的证人证言,证明公司派其参与第116届广交会,并展出了与被控侵权产品相同的产品,其中一名员工拍了照片发了微信朋友圈;2、上述微信朋友圈内容;3、电子邮件公证,证明案外人向恒源公司发送了展会上拍的涉案产品图片、要求报价的记录、海报等,还包括案外人的电脑上对应的文件记录;4、案外人出庭作证,陈述前述公证书所载邮件为其向恒源公司发送,邮件所附图片为其参加第116届广交会时至恒源公司展位所拍,同时确认庭园公司提交的被诉侵权产品与展会上恒源公司展示的新型支柱一致;第二组证据用于证明在专利申请日前涉案产品公开销售。该组证据包括:1、涉及恒源公司与第三方沟通的电子邮件的公证,该电子邮件中包括涉案产品的图片、结构等;发送日期在专利申请日前。2、第三方出具的书面说明,对前述公证书所载双方间的邮件沟通情况予以确认。最高院认为,恒源公司提交的多项证据证明同一个事实,证据之间能够相互印证,能够形成证据锁链,待证事实具有高度盖然性,应予确认。庭园公司主张恒源公司一审提交的证据不能证明在先公开使用的事实,但庭园公司未予证明,应承担不利后果。最高院据此最终认定恒源公司主张的“使用公开”抗辩成立。
6、在(2020)最高法知民终1239号二审判决,最高人民法院认定共创公司主张的“使用公开”抗辩成立。其中,共创公司提交用于支持其现有技术抗辩证据包括在第三方进行公证取证的实物、政府采购中标通知书、政府采购验收单、工程竣工验收证书、会议纪要、验收整改报告表、检测报告、建设工程施工合同等证据,另外也提供了人造草坪购销合同、增值税专用发票、收款回单等证据对述草坪来源证据进行了印证。关于调取的绍兴鲁迅中学足球场铺设的草坪是否系在铺设后未经更换的草坪。法院经审查认为,调取现有技术抗辩证据的时间点尚在该产品的保质期内,未进行维修、更换存在一定合理性;绍兴鲁迅中学出具的证明记载涉案人造草坪,从铺设完工之日起使用至今未曾更换过,最高人民法院指出该证据形式上存在瑕疵,但结合其他证据可以认定草坪未经更换。值得注意的是,最高院认为,青禾公司虽主张共创公司据以提出现有技术抗辩的从绍兴鲁迅中学调取的草坪的相关证据,不能直接、唯一地证明该草坪样品必然是2016年8月3日共创公司向绍兴中厦公司供货的草坪,但青禾公司并没有提供反面证据予以证明,应承担不利后果。
7、在(2020)最高法知民终999号案中,最高院认为被告主张的“使用公开”现有技术抗辩成立。最高院认定了如下事实:1、根据富华公司、鑫金航公司提交的多篇新闻报道,均记载至少在2009年11月13日,铁龙公司作为箱主的冷藏集装箱举行首发仪式,相关集装箱已实际上线试运营,各篇新闻报道均针对该时间发生的同一事实进行了报道,虽然个别报道中关于冷藏集装箱的尺寸的表述有所差异,但是多篇报道可以互相印证相关事实。2、TBLU920054集装箱的制造日期为2009年8月,发证日期为2009年10月10日,箱主为铁龙公司,结合集装箱行业的交易惯例,可以认定TBLU920054集装箱在涉案专利申请日之前已交付铁龙公司。3、根据富华公司、鑫金航公司提交的合同、产品上载明的制造时间、发证时间等证据可以确认,铁龙公司订购的冷藏集装箱产品与上述新闻报道所提及的产品具有同一性。4、通过富华公司、鑫金航公司公证保全TBLU920076集装箱产品的过程情况可以得知,公众如果想对该产品的结构进行了解并未受到阻碍,故该产品结构已处于公众想得知就可以得知的状态。结合上述事实,最高院认定富华公司、鑫金航公司现有技术抗辩成立的认定具有事实和法律依据。
8、在(2018)苏民终925号二审判决中,江苏高院认为在上诉人刘晓未提供相反证据的情况下,结合震东公司法定代表人胡建强的证言和震东公司设备铭牌上的日期,能够认定震东公司的刷线装置、料件传送装置的订购及使用时间均早于涉案刷线装置、料件传送装置专利的申请日2014年8月19日,故龙达公司实施的技术属于现有技术,龙达公司的现有技术抗辩成立。
9、在(2022)最高法知民终44号二审判决中,最高院认定“使用公开”现有技术抗辩成立。被告提交了在先的销售单据汇款记录,并申请法院对在先销售产品的现场勘验。至于该产品是否经过维修、更换的问题,家饰家厂主张的现有技术比对实物系汽泡屏风产品的调气阀组件,从现场勘验的情况看,该组件固定安装在汽泡屏风产品上,不可轻易拆卸。醉爱一生公司(其为购买方)明确其并未对该汽泡屏风产品进行过维修、更换零部件等操作。金文成(原告)也没有提供证据证实该产品进行过维修或存在改装的可能。故法院最终认定在先销售行为构成使用公开,现有技术抗辩成立。
10、在(2019)最高法知民终100号二审判决中,最高院认定“使用公开”现有技术抗辩成立。九龙水泵厂依据华盛公司QT(J)D145-04A电机壳图纸并主张华盛公司委托案外人俊祥机械厂在专利申请日前根据该图纸试生产并销售了电机壳产品,且提交了相关证据予以证明。法院认定该图纸的形成时间、委外生产的时间均早于涉案专利申请日,并进而认为本案的关键是委托试生产的环节是否导致上述图纸所载技术方案处于公众所能获知的状态。法院认为在案证据不能证明俊祥机械厂对该图纸承载的技术方案负有协议约定的保密义务;本案的技术方案非常直观,单纯从产品外观即可得到电机壳图纸的全部技术方案;结合在案证据,特别是涉案专利申请日前至少已有华盛公司和圣龙公司两个生产厂商已经生产出具有相同技术特征的电机壳的事实,可以认定涉案专利申请日前,在俊祥机械厂受托加工过程中,华盛公司QT(J)D145-04A电机壳图纸所承载的技术方案已经处于为公众所知的状态,构成现有技术,故最终认定现有技术抗辩成立。值得注意的是,法院在该案中亦明确提出,现有技术抗辩适用“相同或无实质性差异”标准,不应适用等同原则进行比对。
11、(2020)最高法知民终711号案件中,最高院认定昊中公司主张的现有技术抗辩成立。昊中公司提交了奥图公司(原审原告)在原审中提交的己方销售合同情况表、三份销售合,以证明涉案专利产品在申请日前已经公开销售。奥图公司认为该三份销售合同仅出售了涉案专利产品存在于客户的厂房中,并未对外公开。法院认为,在案事实足以认定涉案专利产品在专利申请日前已经对外销售,由于销售合同中并未约定保密义务,也没有证据证明产品处于保密状态,故可以认定相关技术方案在专利申请日前已经处于公众想得知就能够得知的状态。奥图公司亦确认其在专利申请日前销售的产品的技术特征与涉案专利基本一致。综合以上事实,能够认定昊中公司主张的现有技术抗辩成立。本案的亮点是原告自己提交证据成了现有技术抗辩的最有力的证据。
12、(2021)最高法知民终335号案中,巍信机械厂主张“使用公开”现有技术抗辩,并提供了销售合、付款记录、并对存放于归心花炮公司厂房内的两台烟花组盆机进行了公证、该烟花组盆机的铭牌标注了巍信机械厂的名称、电话和地址;归心花炮公司也出具说明,证实视频中的两台烟花组盆机即为销售合同中所指的两台机器,并证实该机器的送货时间早已专利申请日。黄承亮质疑归心花炮公司厂房内的两台烟花组盆机并非销售合同对应的机器,但未提交任何足以产生合理怀疑的依据。最高院最终认定巍信机械厂主张的现有技术抗辩成立。
13、在(2019)粤73知民初1013号案件中,佰荣森公司主张现有技术抗辩,并以案外人东莞佰荣臻机械设备有限公司销售给广州福耀玻璃有限公司的编号为GZFY01-102-08的机器设备作为使用公开的基础;该设备由广州福耀玻璃有限公司使用和维护;设备档案卡上记载了启用日期(在专利申请日之前)。北玻公司(即专利权人)主张现有证据不能证明上述设备的销售时间为2015年以及在使用过程中是否经过技术升级或修改,无法证明在销售时该设备即具备与被诉侵权产品相一致的技术特征。广州知产法院认为,对比设备有完整的设备档案以供查询并清楚记载了对比设备的启用时间,设备档案和设备检修记录能够相互印证,且广州福耀玻璃有限公司作为行业内知名企业,具有相对完善的管理流程,在无充分证据证实其与佰荣森公司存在关联关系或有串通伪造证据可能性的情况下,北玻公司关于对比设备不能作为现有技术抗辩证据的主张不能成立。此外,北玻公司与对比设备制造者佰荣臻公司的法定代表人相同,且其亦承认上述设备使用了北玻公司的技术,若对比设备确系专利申请日后制造、销售或经升级改造,北玻公司完全有能力举证证明,在北玻公司未充分举证的情况下,应当承担举证不能的不利后果。广州知产法院最终认定佰荣森公司主张现有技术抗辩成立。
14、在(2013)民申字第1220号再审案件中,最高院认定三峡集团公司主张的现有技术抗辩成立。其中,三峡公司提交的一本书和三篇文献均记载聚氨酯喷涂保温保湿技术已于2000年及2001年7月前运用于山西太原汾河二库大坝工程,并记载了具体的喷涂材料、面积、厚度等。虽然上述文献公开发表的时间晚于专利申请日,但文献中记载的应用实例早于专利申请日;宜昌天宇公司未提交相反证据证明上述应用实例不存在,而是以文献公开发表日晚于涉案专利申请日为由主张现有技术抗辩不成立。宜昌天宇公司的观点未获最高院支持。最高院确认三峡公司提出的现有技术抗辩成立。
二、“使用公开”抗辩不成立的案例(包含13个典型案例)
1、在(2017)粤民终776号二审案件中,涉案专利为实用新型专利,被控侵权人主张专利产品“使用公开”(即在专利申请日前公开销售产品),但仅提供了专利权人投放的广告图片(出版物公开),法院最终以该图片并未公开涉案专利的全部技术特征,且被告未提供能够直接证明“使用公开”的证据,最终认定现有技术抗辩不成立。
2、在(2013)粤高法民三终字第38号二审案件中,被告主张涉案专利产品在专利申请日前已在美国旧金山机场使用,该产品的使用说明书构成出版物公开,二审法院最终认定不构成出版物公开;二审法院同时认为被告举证的涉案专利产品的使用行为发生在国外,不符合2001版专利法中“国内公开使用”定义,因而不能认定为“现有技术”,故被告主张的现有技术抗辩不成立。
有意思的是,在该案的再审((2016)最高法民再179号)程序中,最高院认为涉案说明书构成出版物公开,理由是涉案产品说明书随着产品一起交付给旧金山国际机场,且包含涉案专利的所有技术特征,未约定旧金山国际机场有保密义务,另外根据当地检察官证实,根据加州的《公共记录法》,该产品说明书属于可公开的公共记录。如果有公众申请索取,会向请求获取该手册的公众公开。美国加州公民道某、美国加州公证人维某根据《公共记录法》,分别于2011年11月22日和2013年3月12日获得了附录Y的复印件。因此该产品说明书符合“出版物公开”的要件,并最终认定被告主张的现有技术抗辩成立。
3、在(2016)苏民终1447号二审案件中,江苏省高院认为丰威公司主张的“使用公开”抗辩不成立。理由是:丰威公司提供的产品虽然在专利申请日前购买,但丰威公司即未提交原始说明书及设计图纸,也没有提供实物,其提交的公证书所载明的照片及视频仅显示产品外观,无法确认内部结构,据此,一、二审法院均认为该证据不足以认定构成“使用公开”。另外,丰威公司提供的其他相关证据真实性、关联性亦无法确认,其提供的照片无法显示产品内部结构,故其现有技术抗辩不能成立。
4、在(2017)浙民终160号二审判决中,浙江高院认定被上诉人主张的“使用公开”现有技术抗辩不成立。被上诉人使用两份实物证据主张“使用公开”,在现场勘验时,上诉人提出了三点异议:1、对于证据实物现状是否与销售时或公开是一致,被告未予证明;2、该实物证据存在证据污染;实物证据系被上诉人先行接触并转移到了第三方公司;3、打包机框架及其部件极易更换,该两台实物证据中页片与轨道之间的磨损情况与其机器的购买时间不符。法院经审理后认为:各方争议焦点均涉及打包机框架内页片这一部件,根据现场勘验的情况及各方当事人都确认的事实,该部件属于属于易磨损且可更换的零部件。各方当事人提交的证据均没有达到高度盖然性标准。各方争议的两份实物证据中的页片是否更换过的事实难以确定。依据举证责任分配规则,应当由主张现有技术抗辩一方证明该部件的公开时间,但目前其提供的证据均无法证明前述实物证据内部的页片是否更换过,即该内部页片的公开时间与该实物机器整体的销售时间不具有唯一对应性,故不能证明该实物证据内部页片的公开时间在本专利申请日之前。三被上诉人提交的证据并未形成完整的证据链完成相应的举证责任,则应承担举证不能的不利后果,其提出的现有技术抗辩的理由不能成立。
5、在(2020)最高法知民终1508号二审判决中,最高院认定上诉人主张的“使用公开”现有技术抗辩不成立。上诉人对第三人处存放的设备实物进行了公证,并提交了销售合同,但未提交汇款记录、设备交付凭证等,且实物公证中拍摄的设备铭牌上载明的设备型号等信息与销售合同不能一一对应,故无法认定公证的实物的销售行为发生的日期,故认定上诉人主张的现有技术抗辩不成立。
6、在(2016)苏民终1353号判决书中,江苏省高院判定比阳特公司主张的“使用公开”现有技术抗辩不成立。本案争议的关键在于一审法院现场勘验的充绒管是否系百联公司在涉案专利申请日前已公开销售给博大公司的充绒机产品的原装零部件。法院虽认可了百联公司与博大公司之间存在销售充绒机产品的事实,但并不认可一审法院现场勘验的充绒管系原装零部件。理由是充绒管可以更换,结合一审勘验现场的充绒管有改装痕迹,且博大公司的法定代表人在一审调查笔录中并未确认现场勘验的充绒管即系百联公司向其提供的,且关锦南表示博大公司仿制了百联公司包括充绒管在内的充绒机产品。 法院最终认定比阳特公司主张的现有技术抗辩不成立。
7、在(2018)最高法民申2823号案中,被控侵权人在二审时开庭临时提交现有技术抗辩的证据,二审法院未予审判。最高院在再审判决中维持二审结果并认为,在二审开庭前日本电产公司在一审程序、无效宣告请求程序中以及二审举证期间,均有机会以该证据为基础提出抗辩,其却在二审程序开庭时临时提出。如果二审法院对被诉侵权人的该上诉理由和证据进行审理,对案件另一方当事人显失公平,不仅构成对专利权人的诉讼突袭,架空一审诉讼程序,造成审级损失,也使得法律有关举证期限的规定目的落空。因此,二审法院对日本电产公司在开庭时提出的现有技术抗辩的上述理由和证据不予审判,未有不当。
8、在(2018)苏民终890号案中,江苏省高院判定大源公司提出的现有技术抗辩不成立。大源公司主张铂电公司与西门子公司于2008年6月16日签订的购销合同中的流水线设备导致涉案专利技术方案被公开。法院认为该销售行为不构成专利法意义上的使用公开,理由是该购销合同的两个签约主体是涉案专利权人;合同中也约定铂电公司按西门子公司对设备的技术要求进行设计和制造,两者共享设计、生产过程中产生的知识产权;可见该购销合同不是面对不特定的公众公开销售,而是在两个特定的当事人之间,没有证据证明该销售行为导致设备所涉技术方案处于不特定公众想要得知就能够得知的状态。此外,大源公司并未举证证明购销合同中的设备使用的技术方案是否与本案专利相同。铂电公司关于涉案专利技术方案是在该购销合同所涉设备交付后不断改善的基础上形成的主张,符合科研开发的规律。综上,大源公司主张的现有技术抗辩不能成立。
9、在(2018)粤民终1074号二审判决中,广东高院认为德宝厂提交的证据无法高度盖然地证明通达厂内自动切纸机的打磨机构在专利申请日之前已存在并公开,故对其现有技术抗辩的主张不予支持。在本案中,德宝厂对上述自动切纸机进行了公证,并提交了买卖合同及收据、通达厂出具的证明以及尹某的证言作为证据。本案的争议焦点是上述自动切纸机在销售时是否包含打磨机构。德宝厂的举证存在如下瑕疵:1、法院进行现场勘查时,该设备已经不在厂房内;2、买卖合同等相关文件中也没有载明是否包含打磨机构;3、通达厂人员胡某出具了证人证言,但未出庭作证,也没有在现场勘验笔录上签字;4、德宝厂提供了原惠德厂工人尹某的证人证言(尹某曾就本案相关事实接受过东莞知产局的询问),但尹某未能到庭就相关事实接受法庭的询问。综合以上几点,德宝厂提交的证据无法高度盖然地证明通达厂内自动切纸机的打磨机构,故其现有技术抗辩的主张不成立。
10、在(2017)浙11民初496号中,被告松阳根火公司以案外人兰樟森、黄金根拥有的茶叶理条机作为现有技术抗辩的基础,并向法院提交了设备照片、销售发票;并申请法院对其证据中涉及的设备进行现场勘验。丽水市中院认为,提出现有技术抗辩的一方当事人应当承担举证责任,其要证明现有技术的技术方案、公开时间在专利申请日之前等事实。本案中被告主张的现有技术为使用公开,则需要证明该产品在专利申请日之前的状况及技术方案。本案中,被告虽然提供了相关产品的销售发票等证据,但因上述产品一直处于案外人兰樟森、黄金根监管下三年有余,被告不能证明产品现有状况与其售出时状况一致,故本院认为,被告提出的现有技术抗辩的在专利申请日前的技术特征不能确定,被告应承担举证不能的后果,其现有技术抗辩不能成立。
笔者注意到法院在该案中关于举证责任的分配迥异于前述大多数案件确认的举证责任分配规则,同时也注意到几个相关事实,例如本案的诉讼标的较小、被告准备的证据形式过于简单、被告似乎没有尽到应有的举证责任等。假如被告在准备抗辩证据时,申请公证机构对于存放于第三人处的设备进行公证,并辅以第三人的证人证言、销售记录和详细的技术特征比对说明,或不难达到“高度盖然性”的初步举证标准,从而将“反驳”的举证责任推向原告,此案的结果或未可知。
11、在(2020)最高法知民终686号二审案件中,赛顺公司主张现有技术抗辩,并提供了赛顺公司的关联公司案外人赛顺机电公司与陈浩备之件的“预检测数码印花机”买卖合同、两份公证书;最高院不认可赛顺公司的主张,主要理由为:其中合同中的设备型与公证书中的设备型号并不一致,故不能证明买卖合同所涉设备的销售日期;公证书中所涉型号的产品中虽然铭牌显示产品生产日期,但由于该产品的生产商系赛顺公司的关联公司,基于铭牌在出厂后可以替换的可能性,在无其他证据佐证的情况下,仅凭铭牌时间无法认定实际出厂日期;即使该型号产品系在铭牌显示的日期生产,但专利法中的“为公众所知”,并不意味着相关产品一旦被生产、销售或使用就已经为公众所知。就产品而言,为公众所知的证据应当包括通过使用公开、销售公开、展示公开等方式公开进入流通市场,容易为不特定的人获得的证据,而本案中赛顺公司提供的相关证据难以证明相关产品的技术特征已经在涉案专利申请日前为公众所知。最高人民法院因此认定赛顺公司现有技术抗辩证据不足。
12、在(2016)粤03民初450号一审判决中,被告神州数码公司主张现有技术抗辩,依据为对某银行在先购买、安装并使用的设备进行公证保全证据,由银行对购买、安装使用的时间点予以证明,以此证明构成“使用公开”。原告指出:1、银行的法人人证未出庭作证,公证书上的人证和落款不一致;2、ATM机在运行过程中需要经常维修和更换零部件;银行出具证明相关ATM从来没有维修和更换部件,有违常理;3、通过拆卸ATM获得的技术方案不属于公开使用的技术方案;另外,被告提交的协议书、采购订单、验收报告都是复印件,对此证据真实性不予确认。协议复印件上的购货方是中信银行股份有限公司,和两份证明书上的落款不一致,故该协议无论从形式上还是从主体上,都无法确认真实性。复印件采购订单没有任何的签字和盖章。复印件验收报告没有验收日期,也没有验收针对的对象。法院认为原告对被告用于主张使用公开的三份证据提出了合理的质疑,被告神州数码公司没有尽到合理的举证义务,其应当承担举证不能的责任,最终判定神州数码公司主张现有技术抗辩。
13、在(2015)浙甬知初字第720号判决中,被告光飞公司以存放于第三方的设备主张现有技术抗辩并申请法院现场勘验,法院准许。本案的争议焦点在于所述特定设备的公开时间。光飞公司提供的多组证据之间证明的设备公开时间点存在矛盾点,且原告不认可,故不能证明该设备的公开时间(即销售交付的时间或完成装配的时间)。在法院向其释明并询问其是否申请司法鉴定时,光飞公司予以拒绝。法院认为现有技术(包括技术方案本身及其公开时间)的举证责任在被告,在被告未能完成举证的情况下,认定现有技术抗辩不成立。
三、结论
通览上述案例可以看出,对于被控侵权人提出的“使用公开”现有技术抗辩,首先,初步举证责任在被控侵权人。证明标准是“高度盖然性”标准,一旦被控侵权人所举证据初步达到“高度盖然性”标准,举证责任就转移到了权利人。此时权利人就需要举证,并且要达到动摇所谓的“高度盖然性”的程度,否则权利人就可能承担不利后果。值得注意的是,对于被控侵权人的“使用公开”举证中的实物或实物状态与相关书证(例如购销合同、发票、送货单、维护单)的对应关系,并不需要达到“唯一对应”或“必然对应”的程度。如果权利人仅就两者的对应关系问题提出怀疑,但不能提供相应证据或者不能提供合理怀疑的具体理由以动摇两者的对应关系,那么权利人常常会面临败诉的后果。
对于被控侵权人来说,在力所能及的范围内要尽可能的完善证据链条,不要图省事、省力。因为现有技术的举证责任在己方。例如被控侵权人可以通过公证的方式对实物进行录像,搜集相应的设设计图纸、尽可能详细、清楚地展现涉及的技术方案和技术特征,尽可能完备的搜集相应的交易记录文件以证明交易完成时间,例如合同、发票、送货单、验收单、装配单、设备铭牌、设备维护记录文件等,并一定要注意自行审查文件上体现的产品与实物证据之间的对应关系(例如型号要一致,如果这些文件资料上体现的型号不一致,则大概率是无证明力),另外还要注意考察,相关机器或设备的零部件是否容易发生更换,是否有更换的痕迹等问题,提前自行审查和评估。另外,搜集的已发生的交易记录最好是在第三方并于当事人无利害关系。来自于权利人供货的证明力更高。还有,必要时还可以请该第三方出具证明、证人证言等证明发生交易的实际情况。最好申请证人出庭作证,申请法院勘验,并且在这个过程中一定要避免证据污染的问题。如果发生在先交易是客观事实,那么证人出庭作证、法院现场勘验,通常会取得比较有利的效果。
就被控侵权人的举证过程来说,要做到“尽力”二字。尽可能的把所有能搜集的证据搜集完备,不要把待证事项抛给对手,不要把查明事实的难题或疑点抛给法官。因为当你把疑点留给法官的时候,它就是疑点。它必然会动摇“高度盖然性”。如果被控侵权人一方对证据的搜集达到了 “尽心尽力”和“合理”的程度,在一定程度上会争取到法官的“同情分”,这对最终判决结果的影响是不言而喻的。
对于专利权人来说,一旦侵权方的证据初步达到“高度盖然性”的标准,专利去人就需要特别注意。特别是要评估举证责任是否已经转移到了己方。甚至在案件的处理中,要抱着举证责任已经转移到了己方的态度,来认真的准备反驳的具体证据。例如,在大多数的案例中,权利人通常会质疑实物与相应的交易记录文件之间的对应关系,或者提出实物、零部件可能被更换过。但是如果仅仅提出质疑,通常不会被法院采纳。权利人需要提供证据证明自己的主张或合理怀疑或。例如,涉及某一个型号的产品时,如果该型号的产品来源于权利人,如果权利人主张该型号的产品的结构发生了变更,但对应的产品型号没有发生变更,以此来动摇“使用公开中的实物”与“交易文件及相关记录”之间的对应关系,那么仅仅证明“该型号的产品的结构发生了变更,但对应的产品型号没有发生变更”是不够的,还需要证明对应的该型号的产品在专利申请日前、后的具体结构。权利人可以提供己方产品的研发记录,包括设计版本发生变更的文件记录来证明己方观点。另外,权利人也需要仔细审视抗辩人提出的证据,找出存在其中的矛盾点或疑点,向法官阐明,以动摇抗辩人主张的“高度盖然性”。
后记:
学习、研究案例的好处多多。房律师正是通过对这些案例的学习和研究,对于法律规则和实务问题处理有了更加深入和精确的把握。也是通过学习这些案例,为赢得每一场专利侵权诉讼打下了良好的基础。实际上,房律师近期赢得的一场诉讼,就是源于对于本文所述举证规则的深刻把握。
房平木律师完成于2022.6.10